Votre carrière juridique a couvert à la fois le milieu interne et le cabinet privé. Pouvez-vous partager un peu votre parcours professionnel et ce qui vous a initialement attiré vers le droit de la propriété intellectuelle ?

Initialement, j'étais certain de vouloir aller en école de médecine, donc j'ai fréquenté l'Université de Richmond avec l'intention d'être majeur en pré-médecine. Mais une opportunité de faire de la recherche de premier cycle en chimie et deux stages d'été chez DuPont ont changé cette voie et j'ai finalement obtenu un B.S. en chimie, suivi d'un doctorat en chimie physique/analytique de l'Université de l'Utah. Pendant ces premières années chez DuPont, à l'école doctorale, et particulièrement pendant une bourse postdoctorale au Naval Research Laboratory, l'exposition à de grands scientifiques et à diverses technologies m'a conduit à développer un intérêt pour le droit des brevets.

Il y a eu un moment particulier qui a transformé le droit des brevets d'un intérêt en une carrière pour moi. Un ami et avocat en brevets chez Pennie & Edmonds (P&E) m'a invité à déjeuner avec quelques-uns de ses collègues. Quelques minutes après, il est devenu clair que la « réunion de déjeuner » était un entretien d'embauche. L'entretien a abouti à une offre de la firme de payer les études de droit et un poste chez P&E. Mon temps à la firme a été inestimable ; la formation impeccable que j'ai reçue et la variété des contributions des associés et des collaborateurs m'ont aidé à construire les fondamentaux de ma pratique de la PI. Après trois ans d'école de droit et de pratique privée, on m'a donné l'opportunité de démarrer une équipe interne de brevets chez l'un des clients de P&E, Acushnet Company—connue pour leurs marques de golf premium Titleist et FootJoy. En tant que golfeur passionné, j'ai sauté sur cette chance.

Vous avez passé plusieurs années chez SharkNinja, une entreprise connue pour sa conception innovante de produits de consommation. Quelles étaient certaines des façons dont vous avez soutenu et protégé l'innovation pendant votre temps là-bas ?

SharkNinja a la réputation d'être un perturbateur de marché, et à juste titre. Ils créent de nouveaux produits révolutionnaires et mettent sur le marché de meilleures versions de produits existants, mais à des prix qui attirent une gamme plus large de consommateurs. Cependant, avec plusieurs concurrents établis dans l'espace des appareils ménagers, ce modèle commercial a entraîné une sensibilité accrue aux défis de la PI, et l'entreprise s'est préparée à ces situations en investissant dans une équipe de PI de premier ordre.

Pendant mon mandat chez SharkNinja, l'entreprise a grandi de façon exponentielle—de plus de 150%—et est passée par des introductions en bourse à la fois sur les bourses de Hong Kong et de New York. La croissance rapide de l'entreprise et l'expansion associée dans de nouveaux marchés mondiaux ont ajouté de la complexité et des coûts au programme de PI, nécessitant des processus affinés pour soutenir la trajectoire continue prévue. Pour y remédier, j'ai mis en œuvre des initiatives stratégiques sur plusieurs fronts.

La priorité numéro un pour moi était de mettre en place la bonne équipe interne de PI et de les positionner pour le succès. Nous avons créé des playbooks de PI standardisés qui servaient à la fois de matériel de formation corporate et de ressources d'intégration. Également d'une préoccupation critique, était la sélection et la calibration des relations avec des cabinets d'avocats externes pour assurer une expertise technologique et une valeur appropriées. Le processus n'était pas facile, mais le résultat était une équipe de PI impressionnante et une liste de cabinets pleinement préparés à soutenir les besoins de l'entreprise.

Comme on peut l'imaginer, des procédures de communication rationalisées étaient critiques, et établir cette discipline de communication, à la fois en interne et avec les conseils externes, nécessitait une attention et un affinement constants mais ont porté leurs fruits. En plus de nos partenaires de cabinets d'avocats américains, nous avions également de nombreuses relations de conseils étrangers à travers le monde qui devaient être stratégiquement condensées, donc, en m'appuyant sur l'expérience des conseils américains, j'ai établi des flux de travail efficaces pour gérer ces engagements. Ces efforts ont finalement abouti à une liste réduite de cabinets et à des coûts associés réduits.

Un autre élément important de notre stratégie était l'investissement de l'entreprise dans les bons outils de PI, qui se sont avérés cruciaux pour une prise de décision commerciale efficace. Cela incluait l'optimisation des procédures et logiciels de docketing ; la mise en œuvre de systèmes de gestion de liberté d'exploitation ; la rationalisation des processus de réception des divulgations d'invention ; et l'amélioration des capacités de recherche de brevets et d'antériorité. J'ai également développé un cadre pour identifier les produits émergents et évaluer leur importance stratégique pour l'entreprise, en pesant les risques potentiels de PI et les coûts associés. Ces fondations technologiques et relations fiables avec les fournisseurs ont permis à l'équipe de monter en puissance efficacement tout en maintenant la qualité et l'efficacité requises pour soutenir les objectifs commerciaux.

Y a-t-il des stratégies de PI uniques que vous croyez pouvoir améliorer l'avantage concurrentiel d'une entreprise sur un marché encombré ?

Une excellente façon pour une entreprise de protéger ses innovations est de « war-gamer » sa propre PI, particulièrement pour les produits fondamentaux pour l'entreprise et ceux qui sont susceptibles d'être des moteurs de succès, tels qu'un produit novateur ou une entrée dans une nouvelle catégorie. Cela pourrait inclure essayer de concevoir autour de revendications délivrées ou déposées, comme un concurrent pourrait le faire, pour évaluer la force perçue du portefeuille ; et tenter d'exposer toute lacune pour aider à identifier le besoin de dépôts de brevets supplémentaires, ou des opportunités pour des fonctionnalités supplémentaires non initialement considérées pour le produit.

Un autre exercice valable qui contribue à une culture d'entreprise excitante et entreprenante est d'organiser des « journées de l'innovation » où les équipes produits transversales sont encouragées à critiquer et questionner les produits des uns et des autres et à penser outside the box. Dans mon expérience, ces types de pratiques peuvent être très bénéfiques et peuvent même identifier de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités pour des produits existants, ou des correctifs aux plaintes des consommateurs.

Qu'est-ce qui a inspiré votre passage d'un rôle interne dynamique à la pratique privée chez Lando & Anastasi ?

Après des années dans de grandes entreprises, je cherchais quelque chose de nouveau et différent qui m'aiderait dans mon développement professionnel. Je crois que l'éducation et la croissance continues sont vitalement importantes pour être un bon avocat, donc j'ai cherché une opportunité où je pouvais faire cela, et retourner à mes racines dans la pratique privée de la PI était une option intrigante. Faire partie d'un cabinet fantastique avec d'excellents avocats—mais sans les dépenses de grand cabinet/grande ville—était important pour moi, et Lando & Anastasi s'est avéré être exactement ce type de cabinet.

Comment s'est passée la transition de diriger une équipe de PI chez une marque mondiale à conseiller des clients sophistiqués en pratique privée ? Des surprises ou des moments gratifiants jusqu'à présent ?

La transition a été révélatrice, et dans le bon sens. J'ai passé des années dans un rôle de supervision, gérant des personnes et de la stratégie, et communiquant avec les dirigeants d'entreprise et décideurs du C-suite. Bien sûr, j'ai examiné des demandes importantes et travaillé étroitement avec des conseils externes sur des avis et des positions en litige, mais pendant longtemps, je n'avais pas eu d'implication directe avec l'USPTO et les examinateurs de brevets.

Un peu comme des connaissances dormantes d'une langue étrangère, la « rouille » de la pratique privée était là, mais elle a rapidement disparu alors que je m'implique davantage avec le cabinet et nos clients. De plus, le défi évident pour moi, venant d'années en interne, était le manque de portefeuille portable. Tout en apprenant à me commercialiser et L&A, passer des appels à des contacts et anciens collègues a été humiliant. Mais j'ai aussi été sincèrement surpris par les offres de m'aider à trouver mon chemin, souvent de sources inattendues. Je célèbre les « victoires », continue à m'ajuster tout au long du processus, et suis excité de continuer à avancer à plein régime.

Maintenant chez L&A, quels types de clients ou industries vous excitent le plus à travailler, et comment espérez-vous les soutenir ?

Bien que je sois, bien sûr, ouvert à travailler avec des clients de toutes les industries, mon background technique et mon expérience s'alignent le mieux avec ceux opérant dans les technologies chimiques, biotechnologiques et de méthodologie analytique. Mon expertise extensive en produits de consommation—couvrant l'industrie du golf et les appareils ménagers—fournit une expérience transversale précieuse dans les applications de matériaux, fabrication et électronique.

Mon expérience interne m'aide à facilement comprendre, m'identifier et conseiller nos clients alors qu'ils naviguent à travers leurs propres directives internes, pressions budgétaires et objectifs commerciaux globaux. Et les clients, surtout les nouvelles startups ou ceux sans équipes juridiques internes, peuvent bénéficier d'avoir des conseils externes avec une expérience spécifique dans la mise en œuvre de systèmes internes de PI et la mise en place d'équipes efficaces.

Étant donné mon expérience à travailler pour une entreprise avec des opérations globales sur des marchés hautement compétitifs, je comprends également les nuances du dépôt international et de la gestion de portefeuille, et j'ai été directement impliqué dans de nombreux litiges, incluant des procédures complexes à la Commission du commerce international. J'ai obtenu un succès significatif en utilisant l'Inter Partes Review (IPR) comme mécanisme de défense efficace. Ces types de situations de haute pression peuvent bénéficier du point de vue de quelqu'un qui a fait face à des défis similaires, donc je suis ravi de pouvoir apporter cette connaissance à mes clients.

J'offre une combinaison unique d'état d'esprit « business », d'analyse juridique et de stratégie qui peut aider les entreprises à construire des processus de PI efficaces et des portefeuilles de PI solides.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises cherchant à construire ou renforcer leur stratégie de PI, surtout celles qui se développent rapidement ?

Je partagerai quelques points clés qui pourraient aider une entreprise à développer ou mettre à l'échelle son programme de PI.

1. Mettez la bonne équipe de PI en place. Cela inclut à la fois les conseils internes et externes. Embaucher pour l'attitude et l'adéquation d'équipe. Les leaders peuvent toujours former leur équipe sur les questions juridiques uniques à l'entreprise, mais une mauvaise adéquation d'équipe ne fonctionnera probablement pas à long terme.
2. Implémentez des protocoles de communication. Le format spécifique et la fréquence de la communication commerciale varieront significativement à travers les organisations, mais reconnaître ce besoin fondamental et adapter les approches en conséquence est essentiel pour une gestion d'équipe interne réussie et des relations cabinet-client.
3. Coordonnez avec les parties prenantes du C-Suite, Finance, Marketing et R&D pour identifier les besoins de l'entreprise, l'intelligence concurrentielle, les domaines de croissance probables et les prévisions financières. Obtenez le soutien de la direction supérieure pour le programme de PI et un budget raisonnable pour la croissance. Le budget de PI devrait toujours inclure un filet de sécurité intégré pour les accrocs imprévus qui surgiront certainement.
4. Soyez honnête sur vos capacités actuelles de PI et posez ces questions de second et troisième niveau sur les domaines d'opportunité d'amélioration. Ne négligez pas les brevets de design dans votre stratégie—ils sont relativement peu coûteux, rapides à obtenir et peuvent avoir une valeur étonnamment forte dans votre portefeuille global.
5. Soyez préparé au changement. Les choses arrivent. Ayez votre propre remplaçant prêt à intervenir et identifiez des remplaçants pour les membres clés de l'équipe de PI. Créez des playbooks de PI pour mémorialiser les processus et procédures de l'équipe pour faciliter l'intégration et utilisez-les pour aider à implémenter une formation obligatoire à travers l'entreprise.
6. Appuyez-vous sur vos conseils externes. Si vous avez embauché les bons cabinets avec la bonne alignement technologique, ils rendront votre vie plus facile et votre communication avec les leaders commerciaux plus efficace.

Bill est un avocat de PI accompli avec une vaste expérience dans le développement et la gestion stratégique de portefeuilles de PI globaux pour des entreprises leaders de marché à travers de nombreuses industries. Il apporte à la fois une expérience de leadership corporate et une expertise technique approfondie en chimie, science des matériaux, technologie des polymères, produits de consommation et processus de fabrication à sa pratique juridique.

Les vingt ans d'expérience interne de Bill donnent aux clients une perspective inestimable sur la gestion efficace de la PI. Il comprend de première main comment les entreprises évaluent les conseils juridiques et prennent des décisions stratégiques sur les investissements en propriété intellectuelle. L'approche de Bill en matière de service client combine une discipline budgétaire stricte avec un sens pratique des affaires et une acuité technique. Son expérience dans la construction et la gestion de grands portefeuilles de brevets globaux pendant des périodes de croissance corporate agressive lui permet d'anticiper les besoins des clients et de fournir des conseils actionnables.

Bill a un bilan exceptionnel en obtenant des résultats réussis d'institution d'IPR et d'invalidation de brevets qui neutralisent efficacement les menaces concurrentielles avant et pendant des litiges à enjeux élevés, incluant des procédures critiques de l'ITC. Son approche stratégique de la gestion des risques de PI a préservé de manière constante l'accès au marché et protégé les flux de revenus pour les leaders de l'industrie. Cela inclut la mise en œuvre proactive de protocoles complets de secrets commerciaux et d'initiatives anti-contrefaçon qui sauvegardent les actifs commerciaux précieux. Son expérience dans la coordination d'actions d'exécution complexes fournit aux clients des stratégies éprouvées au combat pour maintenir un avantage concurrentiel sur des marchés contestés.

J'offre une combinaison unique d'état d'esprit « business », d'analyse juridique et de stratégie qui peut aider les entreprises à construire des processus de PI efficaces et des portefeuilles de PI solides

Avant de rejoindre L&A, Bill a servi comme Vice-Président & Associé Général Principal, PI Globale chez une grande entreprise de produits de consommation cotée en bourse, où il a dirigé la stratégie globale de PI de l'entreprise pendant une période de croissance extraordinaire. Il a développé et géré une équipe de PI de six professionnels tout en développant des processus internes améliorés pour soutenir l'expansion rapide de l'entreprise à travers des catégories de produits diverses, incluant soins du sol et aspirateurs, robotique, soins capillaires, produits de cuisson intérieur/extérieur et appareils ménagers.

Précédemment, Bill a passé près de dix-neuf ans à travailler chez un fabricant leader de produits de golf, où il est passé de Agent en Brevets à Chef/Directeur Conseil en Brevets. Là, il a aidé à créer et développer le département interne de brevets de l'entreprise, gérant la libération et la stratégie de brevets mondiales pour les technologies de balles de golf leaders de marché. Bill a déposé plus de 250 demandes de brevets dans les technologies chimiques, polymères, mécaniques et des matériaux, tout en surveillant activement la PI des concurrents pour identifier et atténuer les problèmes d'infraction potentiels. Bill a commencé sa carrière comme Spécialiste Technologique/Agent en Brevets chez Pennie & Edmonds LLP à Washington, DC, après avoir conduit des recherches postdoctorales au Center for Biomolecular Science & Engineering du Naval Research Laboratory.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Bill est un golfeur avec un handicap à un chiffre et un pilote privé avec plus de 700 heures de vol. Il a également levé plus de 85 000 $ pour le Dana-Farber Cancer Institute en tant que participant de neuf ans au Pan-Mass Challenge. Il sert actuellement sur le Board of Directors pour S/A Maraia Charities et a précédemment servi sur le Board pour le Jordyn Cook Epilepsy Fund et Cook Family Charities.

Bill peut être joint à wlacy@lalaw.com ou au 617-395-7037.

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