Su carrera legal ha abarcado tanto la práctica interna como la privada. ¿Puede compartir un poco sobre su trayectoria profesional y qué le atrajo inicialmente del derecho de propiedad intelectual?

Inicialmente, estaba seguro de que quería estudiar medicina, así que asistí a la Universidad de Richmond con la intención de ser estudiante de pre-medicina. Pero una oportunidad de realizar investigación de pregrado en química y dos pasantías de verano en DuPont cambiaron ese camino y finalmente me gradué con una Licenciatura en Ciencias en Química, seguida de un Doctorado en Química Física/Analítica de la Universidad de Utah. Durante esos primeros años en DuPont, en la escuela de posgrado, y particularmente durante una beca postdoctoral en el Laboratorio de Investigación Naval, la exposición a grandes científicos y diversas tecnologías me llevó a desarrollar un interés en el derecho de patentes.

Hubo un momento particular que transformó el derecho de patentes de un interés a una carrera para mí. Un amigo y abogado de patentes en Pennie & Edmonds (P&E) me invitó a almorzar con algunos de sus colegas. A los pocos minutos, quedó claro que la "reunión de almuerzo" era una entrevista de trabajo. La entrevista resultó en una oferta de la firma para pagar la escuela de derecho y un puesto en P&E. Mi tiempo en la firma fue invaluable; la formación impecable que recibí y la variedad de aportes de socios y asociados me ayudaron a construir los fundamentos de mi práctica de PI. Después de tres años de escuela de derecho y práctica privada, tuve la oportunidad de iniciar un equipo interno de patentes en uno de los clientes de P&E, Acushnet Company, conocida por sus marcas premium de golf Titleist y FootJoy. Como golfista ávido, aproveché esta oportunidad.

Pasó varios años en SharkNinja, una empresa conocida por su diseño innovador de productos de consumo. ¿De qué maneras apoyó y protegió la innovación durante su tiempo allí?

SharkNinja tiene la reputación de ser un disruptor del mercado, y con razón. Crean productos nuevos revolucionarios y llevan al mercado versiones mejoradas de productos existentes, pero a precios que atraen a un rango más amplio de consumidores. Sin embargo, con varios competidores establecidos en el espacio de electrodomésticos de consumo, este modelo de negocio impulsó una mayor sensibilidad a los desafíos de PI, y la empresa se preparó para estas situaciones invirtiendo en un equipo de PI de primer nivel.

Durante mi mandato en SharkNinja, la empresa creció exponencialmente—más del 150%—y pasó por OPV en las bolsas de valores de Hong Kong y Nueva York. El rápido crecimiento de la empresa y la expansión asociada a nuevos mercados en todo el mundo añadieron complejidad y costo al programa de PI, lo que requirió procesos refinados para apoyar la trayectoria continua prevista. Para abordar esto, implementé iniciativas estratégicas en múltiples frentes.

La prioridad número uno para mí fue colocar al equipo interno de PI adecuado y posicionarlo para el éxito. Creamos manuales de PI estandarizados que sirvieron tanto como materiales de capacitación corporativa como recursos de incorporación. También fue de crítica preocupación seleccionar y calibrar las relaciones con firmas de abogados externas para garantizar la experiencia tecnológica y el valor apropiados. El proceso no fue fácil, pero el resultado fue un equipo de PI impresionante y una lista de firmas completamente preparadas para apoyar las necesidades del negocio.

Como uno podría imaginar, los procedimientos de comunicación optimizados fueron críticos, y establecer esta disciplina de comunicación, tanto interna como con abogados externos, requirió atención y refinamiento constantes pero dio dividendos. Además de nuestros socios de firmas de abogados estadounidenses, también teníamos numerosas relaciones con abogados extranjeros en todo el mundo que necesitaban ser condensadas estratégicamente, por lo que, apoyándome en la experiencia de los abogados estadounidenses, establecí flujos de trabajo eficientes para gestionar estos compromisos. Estos esfuerzos finalmente resultaron en una lista reducida de firmas y costos asociados reducidos.

Otro elemento importante de nuestra estrategia fue la inversión de la empresa en las herramientas de PI adecuadas, lo que demostró ser crucial para una toma de decisiones empresarial eficiente. Esto incluyó optimizar procedimientos y software de registro; implementar sistemas de gestión de libertad de operación; agilizar los procesos de recepción de divulgaciones de invenciones; y mejorar las capacidades de búsqueda de patentes y estado de la técnica. También desarrollé un marco para identificar productos emergentes y evaluar su importancia estratégica para el negocio, sopesando los riesgos potenciales de PI y los costos asociados. Estos fundamentos tecnológicos y las relaciones confiables con proveedores permitieron al equipo escalar efectivamente mientras mantenía la calidad y eficiencia requeridas para apoyar los objetivos empresariales.

¿Existen estrategias únicas de PI que crea que puedan mejorar la ventaja competitiva de una empresa en un mercado saturado?

Una gran manera para que una empresa proteja sus innovaciones es "jugar a la guerra" con su propia PI, particularmente para productos fundamentales para el negocio y aquellos que probablemente impulsen el éxito, como un producto novedoso o la entrada en una nueva categoría. Esto podría incluir intentar diseñar alrededor de reivindicaciones emitidas o presentadas, como podría hacer un competidor, para evaluar la fuerza percibida de la cartera; e intentar exponer cualquier brecha para ayudar a identificar la necesidad de presentaciones de patentes adicionales, u oportunidades para características adicionales no consideradas originalmente para el producto.

Otro ejercicio valioso que contribuye a una cultura empresarial emocionante y emprendedora es organizar "días de innovación" donde se anima a los equipos de productos multifuncionales a criticar y cuestionar los productos de los demás y pensar fuera de la caja. En mi experiencia, este tipo de prácticas puede ser muy beneficioso e incluso puede identificar nuevos productos, nuevas características para productos existentes o soluciones a quejas de los consumidores.

¿Qué inspiró su cambio de un dinámico rol interno a la práctica privada en Lando & Anastasi?

Después de años en grandes empresas, buscaba algo nuevo y diferente que me ayudara en mi desarrollo profesional. Creo que la educación y el crecimiento continuos son vitalmente importantes para ser un buen abogado, así que busqué una oportunidad donde pudiera hacer eso, y regresar a mis raíces en la práctica privada de PI era una opción intrigante. Ser parte de una firma fantástica con excelentes abogados—pero una sin el gasto de una gran firma/gran ciudad—era importante para mí, y Lando & Anastasi ha demostrado ser ese tipo de firma.

¿Cómo ha sido la transición de liderar un equipo de PI en una marca global a asesorar a clientes sofisticados en la práctica privada? ¿Alguna sorpresa o momento gratificante hasta ahora?

La transición ha sido reveladora, y de buena manera. He pasado años en un rol supervisorio, gestionando personas y estrategia, y comunicándome con líderes empresariales de alto nivel y tomadores de decisiones. Por supuesto, revisé aplicaciones importantes y trabajé estrechamente con abogados externos en opiniones y posiciones de litigio, pero durante mucho tiempo, no había tenido participación directa con la USPTO y los examinadores de patentes.

Muy parecido al conocimiento latente de un idioma extranjero, el "óxido" de la práctica privada estaba allí, pero ha desaparecido rápidamente a medida que me involucro más con la firma y nuestros clientes. Además, el desafío obvio para mí, viniendo de años de estar interno, fue la falta de negocio portable. Mientras aprendía a comercializarme a mí mismo y a L&A, hacer llamadas a contactos y ex colegas ha sido humilde. Pero también me he sorprendido genuinamente por las ofertas de ayudarme a encontrar mi camino, muchas veces de fuentes inesperadas. Celebro las "victorias", continúo ajustándome a lo largo del proceso, y estoy emocionado de continuar avanzando a toda máquina.

Ahora en L&A, ¿con qué tipos de clientes o industrias está más emocionado de trabajar, y cómo espera apoyarlos?

Si bien, por supuesto, estoy abierto a trabajar con clientes en todas las industrias, mi formación técnica y experiencia se alinean mejor con aquellos que operan en tecnologías químicas, biotecnológicas y de metodología analítica. Mi amplia experiencia en productos de consumo—abarcando la industria del golf y electrodomésticos de consumo—proporciona una valiosa experiencia interindustrial en aplicaciones de materiales, manufactura y electrónica.

Mi experiencia interna me ayuda a entender, relacionarme y asesorar fácilmente a nuestros clientes mientras navegan por sus propias pautas internas, presiones presupuestarias y objetivos empresariales generales. Y los clientes, especialmente nuevas startups o aquellos sin equipos legales internos, pueden beneficiarse de tener abogados externos con experiencia específica implementando sistemas internos de PI y estableciendo equipos efectivos.

Dada mi experiencia trabajando para una empresa con operaciones globales en mercados altamente competitivos, también entiendo los matices de la presentación internacional y la gestión de carteras, y he estado directamente involucrado en numerosos litigios, incluidos procedimientos complejos en la Comisión de Comercio Internacional. He logrado un éxito significativo utilizando la Revisión Inter Partes (IPR) como un mecanismo de defensa efectivo. Este tipo de situaciones de alta presión pueden beneficiarse del punto de vista de alguien que ha enfrentado desafíos similares, así que estoy emocionado de poder llevar ese conocimiento a mis clientes.

Ofrezco una combinación única de mentalidad "empresarial", análisis legal y estrategia que puede ayudar a las empresas a construir procesos de PI eficientes y carteras de PI sólidas.

¿Qué consejo le daría a las empresas que buscan construir o fortalecer su estrategia de PI, especialmente aquellas que escalan rápidamente?

Compartiré algunos puntos clave que podrían ayudar a una empresa a crecer o escalar su programa de PI.

1. Coloque al equipo de PI adecuado. Esto incluye tanto abogados internos como externos. Contrate por actitud y ajuste al equipo. Los líderes siempre pueden capacitar a su equipo en los problemas legales únicos del negocio, pero un mal ajuste de equipo probablemente no funcionará a largo plazo.
2. Implemente protocolos de comunicación. El formato específico y la frecuencia de la comunicación empresarial variarán significativamente entre organizaciones, pero reconocer esta necesidad fundamental y adaptar los enfoques en consecuencia es esencial para una gestión interna exitosa del equipo y las relaciones firma-cliente.
3. Coordine con las partes interesadas de la alta dirección, Finanzas, Marketing e I+D para identificar las necesidades de la empresa, la inteligencia competitiva, las áreas probables de crecimiento y el pronóstico financiero. Obtenga el apoyo de la alta dirección para el programa de PI y un presupuesto razonable para el crecimiento. El presupuesto de PI siempre debe incluir una red de seguridad incorporada para los contratiempos imprevistos que seguramente surgirán.
4. Sea honesto sobre sus habilidades actuales de PI y haga esas preguntas de segundo y tercer nivel sobre áreas de oportunidad de mejora. No pase por alto las patentes de diseño en su estrategia—son relativamente económicas, rápidas de obtener y pueden tener un valor sorprendentemente fuerte en su cartera general.
5. Esté preparado para el cambio. Las cosas pasan. Tenga su propio reemplazo listo para intervenir e identifique reemplazos para los miembros clave del equipo de PI. Cree manuales de PI para memorializar los procesos y procedimientos del equipo para facilitar la incorporación y úselos para ayudar a implementar capacitación obligatoria en toda la empresa.
6. Apóyese en sus abogados externos. Si ha contratado a las firmas correctas con la alineación tecnológica adecuada, le facilitarán la vida y harán su comunicación con los líderes empresariales más eficiente.

Bill es un abogado de PI consumado con amplia experiencia en el desarrollo y gestión estratégica de carteras globales de PI para empresas líderes del mercado en muchas industrias. Aporta tanto experiencia de liderazgo corporativo como experiencia técnica profunda en química, ciencia de materiales, tecnología de polímeros, productos de consumo y procesos de manufactura a su práctica legal.

Los veinte años de experiencia interna de Bill brindan a los clientes una perspectiva invaluable sobre la gestión efectiva de PI. Entiende de primera mano cómo las empresas evalúan el asesoramiento legal y toman decisiones estratégicas sobre las inversiones en propiedad intelectual. El enfoque de Bill hacia el servicio al cliente combina una estricta disciplina presupuestaria con sensibilidad empresarial práctica y perspicacia técnica. Su experiencia construyendo y gestionando grandes carteras globales de patentes durante períodos de crecimiento corporativo agresivo le permite anticipar las necesidades de los clientes y brindar orientación accionable.

Bill tiene un historial excepcional asegurando resultados exitosos de institución de IPR e invalidación de patentes que neutralizan efectivamente las amenazas competitivas antes y durante litigios de alto riesgo, incluidos procedimientos críticos de la ITC. Su enfoque estratégico hacia la gestión de riesgos de PI ha preservado consistentemente el acceso al mercado y protegido los flujos de ingresos para los líderes de la industria. Esto incluye la implementación proactiva de protocolos integrales de secretos comerciales e iniciativas anticontrabando que salvaguardan activos empresariales valiosos. Su experiencia coordinando acciones de cumplimiento complejas proporciona a los clientes estrategias probadas en batalla para mantener la ventaja competitiva en mercados disputados.

Ofrezco una combinación única de mentalidad "empresarial", análisis legal y estrategia que puede ayudar a las empresas a construir procesos de PI eficientes y carteras de PI sólidas

Antes de unirse a L&A, Bill se desempeñó como Vicepresidente y Asesor General Senior Asociado, PI Global en una gran empresa de productos de consumo cotizada en bolsa, donde lideró la estrategia global de PI de la empresa durante un período de crecimiento extraordinario. Creció y gestionó un equipo de PI de seis profesionales mientras desarrollaba procesos internos mejorados para apoyar la rápida expansión de la empresa en diversas categorías de productos, incluidos aspiradoras y cuidado del piso, robótica, cuidado del cabello, productos de cocina interior/exterior y electrodomésticos de cocina.

Anteriormente, Bill pasó casi diecinueve años trabajando en un fabricante líder de productos de golf, donde progresó de Agente de Patentes a Jefe/Director de Patentes. Allí, ayudó a crear y hacer crecer el departamento interno de patentes de la empresa, gestionando la autorización y estrategia de patentes en todo el mundo para tecnologías líderes del mercado de pelotas de golf. Bill presentó más de 250 solicitudes de patentes en tecnologías químicas, de polímeros, mecánicas y de materiales, mientras monitoreaba activamente la PI de los competidores para identificar y mitigar posibles problemas de infracción. Bill comenzó su carrera como Especialista Tecnológico/Agente de Patentes en Pennie & Edmonds LLP en Washington, DC, después de realizar investigación postdoctoral en el Centro de Ciencia e Ingeniería Biomolecular del Laboratorio de Investigación Naval.

Más allá de sus logros profesionales, Bill es un golfista con handicap de un solo dígito y un piloto privado con más de 700 horas de vuelo. También ha recaudado más de $85,000 para el Instituto de Cáncer Dana-Farber como participante de nueve años en el Pan-Mass Challenge. Actualmente se desempeña en la Junta Directiva de S/A Maraia Charities y anteriormente sirvió en la Junta para el Fondo de Epilepsia Jordyn Cook y Cook Family Charities.

Bill puede ser contactado en wlacy@lalaw.com o al 617-395-7037.

La publicación Preguntas y Respuestas Con William B. Lacy, Ph.D.: Ex Jefe de PI Global de SharkNinja Lleva 'Mentalidad Empresarial' a la Práctica Privada en Firma Boutique de PI apareció primero en citybiz.

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